El coloso estadounidense argumentó que FEX, la marca chilena, imitaba la suya
La demanda nos causó preocupación y ansiedad, porque podíamos perder una marca en la que habíamos invertido mucho, señala Erwin Codjambassis, fundador de la empresa chilena.
Para describir la disputa marcaria que ganó Erwin Codjambassis y su empresa FEX, contra la empresa estadounidense de transporte y logística FedEx, se podría acudir al lugar común de que fue una pelea entre David y Goliat, pero en este caso, hay que decirlo, sí que fue una disputa entre David y Goliat. En el rol de David estuvo la startup de transporte chileno FEX, creada en 2017 por Codjambassis, y en el rol de Goliat, la citada FedEx, valorada en más de US$77.000 millones de dólares, 500 mil empleados y operaciones en 220 países. Y, como agregado, con una película protagonizada por Tom Hanks que tiene como amigo a una pelota de volley marca Wilson.
«FEX es como un Uber de logística para las empresas. Es una plataforma autogestionada, App o sitio web, en la que en pocos pasos puedes solicitar el vehículo más adecuado para tu carga, moto, auto, furgón o mini camión con capacidad de hasta 1.600 kilos», explica Codjambassis.
«Puedes programar servicios inmediatos o agendados y organizar recorridos con hasta 20 puntos de entrega por vehículo. Además, seguir tus envíos en tiempo real, acceder a tarifas transparentes y trabajar con transportistas verificados», cuenta el creador de la startup. Agrega que el nombre FEX surge del rubro de la construcción donde partieron sus socios fundadores, y viene de Flete Express.
La disputa
La historia partió en julio de 2023, cuando a Erwin le llegaron dos notificaciones de FedEx. La empresa estadounidense había demandado a la startup por nulidad de la marca FEX, por su parecido con la gigante del courier.
Se trató de una demanda denominativa, solo por la palabra, y otra por la marca FEX mixta, es decir, la palabra y el logo.
«La demanda nos causó preocupación y ansiedad, porque podíamos perder una marca en la que habíamos invertido mucho y con la que partimos en 2017. Desde entonces trabajamos y operamos con ese temor en segundo plano.
Recordamos el caso de Miel Gibson, entre el actor y la señora que hacía la miel. Seguimos usando nuestra marca, pero con ese freno de mano puesto, con esa preocupación operando en una memoria RAM», explica el emprendedor.
En el bufete Díaz Wiechers, que representó a FEX en la disputa, explican el tema legal. «En ambos casos se trató de demandas de nulidad. Esto es, una acción que procede presentar dentro de los cinco primeros años de la concesión de un registro de marca. Esta acción se basa en las mismas causales de irregistrabilidad del artículo 20 de la Ley N°19.039», cuentan.
Los abogados destacan un hecho previo que fue importante para el buen resultado que obtuvieron. «FedEx no se había opuesto en su momento a ninguna de las dos solicitudes originales que dieron origen a estos registros, sólo interpuso las demandas de nulidad que comentamos».
En el bufete explican los argumentos que contrapusieron a FedEx. «Apuntamos a las diferencias existentes entre las marcas FEX y las marcas de FedEx. Adicionalmente, le recordamos a Inapi (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) que ambas marcas en su momento fueron aceptadas a registro, por lo que ya contábamos con decisiones que respaldaban la registrabilidad de las marcas FEX».
Ambos casos se resolvieron en Inapi. «Este acogió nuestros argumentos y rechazó las demandas de nulidad, ordenando que se mantuviera la vigencia de los registros. Ante esto, FedEx no presentó recursos de apelación dentro del plazo legal establecido, quedando firmes y ejecutoriadas las sentencias», señalan en el bufete.
Según explican, en ambos fallos el Inapi concluyó que «FEX y FedEx poseen estructuras gráficas, fonéticas y conceptuales distintas, lo que permite al consumidor diferenciarlas sin riesgo de confusión».
Aunque FedEx mostró registros en EE.UU. y rankings de notoriedad, el Inapi estimó que no se probó suficientemente la fama y notoriedad específica en las clases pertinentes.
«Tampoco se acreditó que FEX hubiera actuado de mala fe ni que sus marcas vulneraran principios de competencia leal o ética mercantil», agregan en el estudio.
